東京高等裁判所 平成元年（行ケ）２２３号 判決
アメリカ合衆国イリノイ州６０１９６、シャンバーグ、
イー・アルゴンクィン・ロード、１３０３番
原告
モトローラ・インコーポレーテッド
代表者
ビンセント・ジェイ・ラウナー
訴訟代理人弁理士
大貫進介
同
本城雅則
東京都千代田区霞が関３丁目４番３号
被告
特許庁長官
麻生渡
指定代理人
松尾浩太郎
同
高橋英生
同
奥村寿一
同
田辺秀三
主文
特許庁が昭和６０年審判第２０２３１号事件について平成１年５月２５日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実
第１ 当事者の求めた裁判
１ 原告
主文と同旨の判決
２ 被告
「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決
第２ 請求の原因
１ 特許庁における手続の経緯
原告は、１９７８年９月５日付けでアメリカ合衆国においてした特許出願に基づく優先権を主張して、昭和５４年８月２４日、名称を「リセットによるプログラマブル・モード選択回路」（後に「マイクロプロセッサ」と補正）とする発明（以下「本願発明」という。）につき特許出願をしたが、昭和６０年５月２９日に拒絶査定を受けたので、同年１０月１４日に審判を請求した。特許庁は、この請求を昭和６０年審判第２０２３１号事件として審理し、昭和６３年４月１８日に出願公告したが、同年７月１８日に特許異議の申立てがあり、平成１年５月２５日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。
２ 本願発明の要旨
モード選択信号発生器１００により選択された複数のモードのうちの１つのモードにて動作可能なデータプロセッサであり、
該データプロセッサは、
リセット端子９８に印加されたリセット信号に応答してデータプロセッサをリセットするリセット回路１０６と、
印加されるモード選択信号をストアするストレージ回路４と、
ストレージ回路にストアされたモード選択信号により指定される複数の動作モードのうちの１つを選択するモード選択回路２０２と、
を具え、
モード選択信号発生器１００は、前記リセット端子９８に印加されるリセット信号の印加時に入出力端子６を経由して前記ストレージ回路４に前記モード選択信号を印加するものであり、
ストレージ回路４は、前記リセット信号に応答して前記モード選択信号をストアするものであり、
データプロセッサは、リセット期間終了後はモード選択回路２０２からのモード選択信号により選択されるモードにて、前記入出力端子６を通常の入出力端子として使用させることを特徴とするデータプロセッサ。（別紙図面１参照）
３ 審決の理由の要点
(1) 本願発明の要旨は、前項記載のとおりである。
(2) これに対して、本願の優先権主張日前の出願であって、本願の出願後に出願公開された特願昭５３－７１１９０号（特開昭５４－１６１８６０号公報参照）の願書に最初に添付した明細書又は図面（以下「先願明細書」という。）には、〈１〉 「ワンチップ・マイクロ・コンピュータをリセット状態に置くリセット信号端子、該リセット信号端子によって上記ワンチップ・マイクロ・コンピュータがリセット状態に置かれている間に予め定められた少なくとも１つの信号端子に外部からテスト信号が印加されたことによってセット状態に置かれるテスト・モード・フリップ・フロップ、および該テスト・モード・フリップ・フロップがセットされた状態のもとで上記リセット信号端子のリセット信号の有無と上記テスト信号の有無との組合わせによってテスト種類を判定するテスト・モード制御部をもうけ、該テスト・モード制御部によって実行されるべきテストを行なうようにしたこと」（上記公報第５欄２０行ないし第６欄１２行）、
〈２〉 「またＲＥＳＥＴはリセット信号であって論理「０」のときワンチップ・マイクロ・コンピュータ１がリセット状態に置かれるもの、ＴＥＳＴはテスト信号であって信号ＲＥＳＥＴが論理「０」の状態にあるもとで論理「０」とされたときワンチップ・マイクロ・コンピュータ１がテスト・モードに置かれるものを表わしている。信号ＲＥＳＥＴはワンチップ・マイクロ・コンピュータ１にリセット信号端子として用意された端子に供給するようにされ、一方信号ＴＥＳＴは例えば入出力ポート１５上に存在する１つまたは複数個の任意の端子に信号を与えることによってワンチップ・マイクロ・コンピュータ内でつくられる」（同第９欄７行ないし１９行）こと、
〈３〉 「ワンチップ・マイクロ・コンピュータ１が稼働状態にある場合、上記リセット信号ＲＥＳＥＴは論理「１」にセットされる。この点を逆に利用して、第２図図示の場合、ワンチップ・マイクロ・コンピュータ１が非稼働状態即ち信号ＲＥＳＥＴが論理「０」にある間に、上記信号ＴＥＳＴを論理「０」につくることによってテスト・モードを与えるようにしている。第３図(A)は第１のテスト・モード（マスクＲＯＭの内容ダンプ）をつくる状態を説明している。即ち、信号ＲＥＳＥＴが論理「０」にある間に信号ＴＥＳＴが論理「０」とされるとき、第２図図示のノア回路１９－１が論理「１」を出力し、テスト・モード・フリップ・フロップ１７がセットされる。そして該フリップ・フロップ１７がセットされたままの状態で信号ＴＥＳＴが論理「１」にされることなく信号ＲＥＳＥＴが論理「１」とされるとき、第２図図示のテスト・モード制御部１６はマスクＲＯＭダンプのモードに置かれる。第３図(B)は第２のテスト・モード（外部インストラクション印加）をつくる状態を説明している。即ち、上記第３図(A)の如く一旦マスクＲ０Ｍダンプのモードにした後に信号ＴＥＳＴが論理「１」にされるとき、第２図図示のテスト・モード制御部１６は外部インストラクション印加のモードに置かれる。また上記第３図(A)や(B)図示のテスト・モード状態をクリヤする場合、第３図(C)図示の如く信号ＲＥＳＥＴを一旦論理「０」におき、この間に信号ＴＥＳＴが論理「１」の状態をつくり、次いで信号ＴＥＳＴが論理「１」の状態のままで信号ＲＥＳＥＴを論理「１」にするようにする。このようにすることによって、第２図図示のノア回路１９－２が論理「１」を発し、フリップ・フロップ１７をリセットする。」（同第９欄２０行ないし第１１欄１１行）こと、
がそれぞれ記載されており、上記先願明細書には上記〈１〉ないし〈３〉からなる発明が記載されている。（別紙図面２参照）
(3) そこで、本願発明と先願明細書に記載された発明（以下「先願発明」という。）とを対比する。
〈１〉 本願発明の「モード選択信号発生器により選択された複数のモードのうちの１つのモードにて動作可能なデータプロセッサ」は、先願明細書に、テストモード制御部により、稼働状態のモードとテスト・モードのうちの１つのモードにて動作可能なワンチップ・マイクロ・コンピユータとして記載されている。
〈２〉 本願発明の「リセット端子に印加されたリセット信号に応答してデータプロセッサをリセットするリセット回路」は、先願明細書に、ワンチップ・マイクロ・コンピュータをリセット状態に置くリセット信号端子、及び信号ＲＥＳＥＴが論理「０」にある間、ワンチップ・マイクロ・コンピュータが非稼働状態にあることとして記載されている。
〈３〉 本願発明の「印加されるモード選択信号をストアするストレージ回路」は、先願明細書に、信号ＲＥＳＥＴが論理「０」にある間に信号ＴＥＳＴが論理「０」とされるとき、ノア回路１９－１が論理「１」を出力し、テスト・モード・フリップ・フロップ１７がセットされることとして記載されている。
〈４〉 本願発明の「ストレージ回路にストアされたモード選択信号により指定される複数の動作モードのうちの１つを選択するモード選択回路」は、先願明細書に、テスト・モード・フリップ・フロップ１７のセット出力が印加されるテストモード制御部１６として記載されている。
〈５〉 本願発明の「モード選択信号発生器は、リセット端子に印加されるリセット信号の印加時に入出力端子を経由してストレージ回路にモード選択信号を印加する」ことは、先願明細書に、信号ＴＥＳＴは入出力ポート１５上に存在する１つまたは複数個の任意の端子に信号を与えることによってワンチップ・マイクロ・コンピュータ内でつくられること、及び信号ＲＥＳＥＴが論理「０」にある間に信号ＴＥＳＴが論理「０」とされるとき、テスト・モード・フリップ・フロップ１７がセットされることとして記載されている。
〈６〉 本願発明の「ストレージ回路は、リセット信号に応答してモード選択信号をストアする」ことは、先願明細書に、信号ＲＥＳＥＴが論理「０」にある間に信号ＴＥＳＴが論理「０」とされるとき、テスト・モード・フリップ・フロップ１７がセットされることとして記載されている。
〈７〉 モード選択信号が経由される入出力端子に関して、本願発明は、リセット期間終了後は通常の入出力端子として使用させるのに対して、先願明細書には、入出力ポート１５上の任意の端子に信号を与えて、信号ＴＥＳＴ（モード選択信号と同義）を作る旨の記載はあるものの、その端子がリセット期間終了後に通常の端子として使用されることが明記されていない点で一応相違し、本願発明と先願発明は、その余の点で一致するものと認められる。
(4) つぎに、上記相違点について検討する。
先願明細書の記載事項をさらに検討してみると、入出力ポート１５上の任意の端子に信号を与えて、信号ＴＥＳＴを作る旨の記載から、入出力ポート１５上の端子にモード選択信号が供給され、その端子を経由してモード選択信号が取り込まれることは明らかである。また、先願明細書の図面第２図及び前記(2)、〈３〉項に記載された事項からみて、モード選択信号をストアするテスト・モード・フリップ・フロップ１７は、リセット信号ＲＥＳＥＴが論理「０」のタイミングの時のみセットあるいはリセットされるものであり、ワンチップ・マイクロ・コンピュータがリセット期間終了後である稼働状態、すなわちリセット信号ＲＥＳＥＴが論理「１」の時は、ノアゲート１９－１、１９－２の出力は信号ＴＥＳＴの論理レベルにもかかわらず、論理「０」を維持するから、テスト・モード・フリップ・フロップ１７の状態は変化しないこと、及び「外部装置との間でのデータ送受は入出力ポート１５を介して行なわれる」（前記公報第８欄３行、４行）との記載を総合して勘案するに、リセット期間終了後は信号ＴＥＳＴの論理レベルは「０」でも「１」でも良い、すなわち信号ＴＥＳＴを作るために入出力ポート１５上の端子に加える信号のレベルはいかようであっても良く、入出力ポート１５上の端子は稼働状態においてデータの送受に用いられるものであって、入出力ポート１５上に信号ＴＥＳＴを作るための専用の端子を設けるべき理由も発見できないから、先願発明も、モード選択信号が経由される入出力端子を、リセット期間終了後は通常の入出力端子として使用しているものと十分認めることができる。
(5) したがって、本願発明は先願明細書に記載された発明と同一であると認められ、しかも本願発明が先願明細書記載の発明者と同一であるとも、また本願出願時において、その出願人が先願明細書記載の発明に係る出願人と同一であるとも認められないので、本願発明は、特許法２９条の２第１項の規定により特許を受けることができない。
４ 審決を取り消すべき事由
審決の理由の要点(1)、(2)は認ある。同(3)〈２〉、〈３〉は認める。同(3)〈１〉、〈４〉、〈５〉、〈６〉は争う。同(3)〈７〉のうち、「モード選択信号と同義」の部分及び本願発明と先願発明は、その余の点で一致するとの部分は争い、その余は認ある。同(4)は争う。同(5)のうち、本願発明の発明者が先願発明の発明者と同一ではなく、また本願出願時において、その出願人が先願発明の出願人と同一でもないことは認めるが、その余は争う。
審決は、特許法１５９条２項、５０条に違反し、かつ、本願発明と先願発明とを対比判断するに当たり、先願発明の技術内容を誤認し、また両発明の相違点を看過して、本願発明は先願発明と同一と誤って認定、判断したものであるから、違法である。
(1) 特許法１５９条２項、５０条違反（取消事由１）
特許異議申立ての理由と異なる理由により拒絶審決をする場合には、審判官は出願人に対し、改めて拒絶理由を通知して意見を述べる機会を与えるべきであるところ、以下述べるとおり、特許異議申立ての理由と審決の理由とが実質的に異なっているにもかかわらず、この手続が履践されなかったものであるから、審決は、特許法１５９条２項により準用される同法５０条に違反する。
〈１〉 本願発明の構成要素である「モード選択信号発生器１００」について、特許異議申立ての理由においては先願発明の「ノア回路１９－１、１９－２」に相当するものとされているのに対し、審決の理由においては「テストモード制御部１６」に相当するものとして対比されている。しかし、「ノア回路１９－１、１９－２」と「テストモード制御部１６」とは、甲第４号証（先願発明に係る特開昭５４－１６１８６０号公報）の第２図からも明らかなように、機能を異にする全く別異の部材である。
〈２〉 本願発明の構成要素である「リセット回路１０６」、及び本願発明の特徴である「リセット端子９８に印加されるリセット信号の印加時に入出力端子６を経由してストレージ回路４にモード選択信号を印加するもの」、「リセット信号に応答してモード選択信号をストアするもの」について、特許異議申立ての理由では先願発明との対比がなされていなかったが、審決の理由において初めて前記のとおりの対比関係が説明されている。
〈３〉 特許異議申立ての理由では本願発明は先願発明と同一であると主張されていたのに対し、審決は、両発明は同一ではなく相違点があることを認めた上で相違点について検討し、拒絶の結論を導いた点で、特許異議申立ての理由と審決の理由とは大きく異なっている。本願発明は先願発明と同一であるとする特許異議申立ての理由に反論するためには、原告としては、両発明には相違点があるということのみを示せば十分であったが、審決のいうように相違点があるというのであれば、原告に対し当然反論の機会を与えるべきである。
〈４〉 以上のとおり、特許異議申立ての理由と審決の理由とでは、適用した根拠条文（特許法２９条の２）及び引用した証拠こそ同じであるが、本願発明と先願発明とが同一であるとするに至った理由においては実質的に相違しているものというべきである。
(2) 先願発明の技術内容についての誤認（取消事由２）
審決は、その摘示に係る本願発明と先願発明との相違点を検討するに当たり、先願発明も、モード選択信号が経由される入出力端子を、リセット期間終了後は通常の入出力端子として使用しているものと認定しているが、誤りである。
〈１〉 本願発明の特許請求の範囲には、「リセット期間終了後はモード選択回路２０２からのモード選択信号により選択されるモードにて、前記入出力端子６を通常の入出力端子として使用させる」ことが明記されており、本願発明の入出力端子６は、リセット期間終了後は通常の入出力端子として使用されるという構成をとっている。そして、本願発明によれば、データプロセッサにユーザの各種の用途に適する汎用性を持たせるために複数の動作モードの中から１つの動作モードをユーザが任意選択できるようにするという技術的課題を解決しつつ、しかも、モード選択信号をデータプロセッサに供給するための端子としてモード選択信号専用端子（ピン）を増設するということをせずに、通常の入出力端子をリセット期間中のみ借用する構成をとったので、余分なパッケージピンを必要としないという特段の効果が得られる。
したがって、本願発明における「通常の入出力端子としての使用」とは、モード選択信号を含まない通常のデータ信号の入出力に使用するという意味である。このことは、本願発明の対象であるデータプロセッサの本来の使用目的がデータの処理（プロセス）をする装置であることからも当然であるが、上述したように本願発明の一目的が端子を共有してピン数を増やさないことにあることからも、リセット期間終了後は入出力端子６をモード選択信号用ではなく通常のデータ信号の入出力用に用いることは明らかである。
〈２〉 これに対し、先願明細書には、入出力ポート１５上の信号ＴＥＳＴ用の端子がリセット期間終了後に通常の入出力端子として使用されることは記載されていない。先願明細書には、「マイクロ・コンピュータの製造時に（メーカが）チェック」（甲第４号証第８欄９行ないし１２行）し、その後「ユーザの手もとに引渡された状態のもとで勝手に上記テスト・モードが設定されることを厳密に禁止する」（同第１４欄１７行ないし２０行）と記載され、「厳密に禁止する場合とは、第２図図示の信号ＴＥＳＴを上記テストの後に固定的に論理「１」にする方策をとればよい。」（同第１４欄１９行ないし１５欄２行）と記載されていることからも明らかなように、先願発明は信号ＴＥＳＴ端子を通常の入出力端子として使用することを全く予定していない。また、先願明細書には、「上記第３図(A)の如く一旦マスクＲＯＭダンプのモードにした後に信号ＴＥＳＴが論理「１」にされるとき、第２図図示のテスト・モード制御部１６は外部インストラクション印加のモードに置かれる。」（甲第４号証第１０欄末行ないし第１１欄３行）と記載されているように、先願発明においては、リセット期間終了後であっても信号ＴＥＳＴの変化によってテスト・モードが変更されるのである。このことは、先願明細書第３図(B)のタイミングチャートにおいても、信号ＲＥＳＥＴが論理「０」から論理「１」へ変化した後（すなわち、リセット期間終了後）に、信号ＴＥＳＴが論理「１」に設定された結果、外部インストラクション印加のモードに変更されることが明示されている。マスクＲＯＭダンプのモードから外部インストラクション印加のモードへの変更は明らかにモード変更でみる。このモード変更をもたらす信号は通常のデータ信号ではなく、モード選択信号である。したがって、信号ＴＥＳＴはモード選択信号であるので、リセット期間終了後も信号ＴＥＳＴ端子を通常ではない使用法として用いている。仮に、信号ＴＥＳＴ端子が通常の入出力端子として用いている端子と同義であるとすると、信号ＴＥＳＴ端子に入力される通常のデータ信号によって動作モードが不用意に変更されてしまい、データプロセッサはユーザが所望していない異常な動作を実行する結果となる。
以上のとおり、先願発明においては、リセット期間終了後は信号ＴＥＳＴ端子を通常の入出力端子として使用していない。
〈３〉 審決は、先願発明について、「リセット信号ＲＥＳＥＴが論理「１」の時は、ノアゲート１９－１、１９－２の出力は信号ＴＥＳＴの論理レベルにかかわらず、論理「０」を維持するから、テスト・モード・フリップ・フロップ１７の状態は変化しないこと、及び『外部装置との間でのデータ送受は入出力ポート１５を介して行なわれる』（甲第４号証第８欄３行、４行）との記載を総合して勘案するに、リセット期間終了後は信号ＴＥＳＴの論理レベルは「０」でも「１」でも良い」と方ているが、この判断は誤りである。確かに、入出力ポート１５内の端子のうち信号ＴＥＳＴ端子以外のいずれかの端子を介してデータ送受が行われるであろうが、先願明細書には信号ＴＥＳＴ端子がデータ送受に用いられるとは記載も示唆もされていない。先願明細書第２図に示されるように、信号ＴＥＳＴは、ノア回路１９－１、１９－２に入力されるとともに、テスト・モード制御部１６にも直接に入力される。リセット期間終了後においても、すなわちリセット信号ＲＥＳＥＴが論理「１」の時においても、テスト・モード・フリップ・フロップ１７の状態の如何にかかわらず、テスト・モード制御部１６は、信号ＴＥＳＴから直接入力を受けているので、信号ＴＥＳＴが論理「０」から「１」に変化した時に、マスクＲＯＭダンプのモードから外部インストラクション印加のモードに変化するのである。
(3) 相違点の看過（取消事由３）
〈１〉 審決は、本願発明に係るデータプロセッサはリセット期間終了後は動作モード不変であるのに対し、先願発明はリセット期間終了後においてもモード変更可能であるという相違点を看過した。
本願発明の特許請求の範囲には、「リセット信号の印加時に・・・前記ストレージ回路４に前記モード選択信号を印加する」構成、及び「データプロセッサは、リセット期間終了後はモード選択回路２０２からのモード選択信号により選択されるモードにて・・・使用させる」構成が明記されている。このため、本願発明のデータプロセッサは、どの動作モードを選択すべきかをリセット期間中にあらかじめ決定し、リセット期間終了後はその決定された動作モードにて動作し、その決定された動作モードはリセット期間終了後は不変である。これは、ユーザ向けの動作モード選択機能をもたらすという本願発明の技術的課題を達成するために必須の構成である。リセット期間終了後、すなわち通常の動作時においては、動作モードが変わらないので、ユーザは安心して入出力端子６を通常の入出力端子として用いながらプロセッサを通常動作させることができるという、先願発明では得られない効果が得られる。
これに対し、先願明細書には、「第３図(A)の如く一旦マスクＲＯＭダンプのモードした（リセット期間終了）後に信号ＴＥＳＴが論理「１」にされるとき・・・外部インストラクション印加のモードに置かれる」（甲第４号証第１０欄末行ないし第１１欄３行及び第３図(B)）と記載、図示されているように、先願発明は、リセット期間終了後においても、信号ＴＥＳＴの変化によってマスクＲＯＭダンプのモードから外部インストラクション印加のモードへとモード変更される点において、本願発明と相違する。
〈２〉 審決は、本願発明ではモード選択信号はすべてストレージ回路にストアされるのに対し、先願発明ではストレージ回路に相当するテスト・モード・フリップ・フロップ１７にストアされない信号ＴＥＳＴが直接に制御部１６に入力して、モード選択信号として用いるという相違点を看過した。
本願発明の特許請求の範囲に「ストレージ回路にストアされたモード選択信号により指定される複数の動作モードのうちの１つを選択する」構成及び「ストレージ回路４は、前記リセット信号に応答して前記モード選択信号をストアする」構成が記載されているとおり、本願発明のモード選択信号はリセット期間中にすべてストレージ回路にストアされ、そのストアされたモード選択信号に応じて動作モードが変更される。
これに対し、先願発明では、テスト・モード・フリップ・フロップ１７からのセット出力に加え、信号ＴＥＳＴ端子から直接入力されている信号に応じてモード変更される。マスクＲＯＭダンプのモードから外部インスドラクション印加のモードへの変更はモード変更であり、このモード変更をもたらす信号ＴＥＳＴ端子からの信号はモード選択信号である。
したがって、先願発明は、ストレージ回路に当たるテスト・モード・フリップ・フロップ１７にストアされていないモード選択信号（信号ＴＥＳＴ）によりモードが変更される点において、本願発明と相違する。
第３ 請求の原因に対する認否及び反論
１ 請求の原因１ないし３は認める。同４は争う。審決の認定、判断は正当であって、原告主張の誤りはない。
２(1) 取消事由１について
特許異議申立て及び審決において、本願発明は特許を受けることができないとした根拠条文及び引用した証拠（甲第４号証と内容同一の先願明細書）は同じであり、しかも審決は、この証拠に記載されている事項に基づいて判断しているのであって、特許異議申立ての理由と異なっていない。そして、審決において適用した根拠条文及び証拠については、審決に先立って原告に対し、本願発明と先願発明とが同一である旨の記載のある特許異議申立書・特許異議申立補充書各副本及び甲第４号証を送付し、相当の期間を指定して答弁書提出の機会を与えたところ、原告は答弁書を提出し、先願発明について意見を述べるとともに、願書に添付した明細書について補正を行っている。すなわち、原告には、本願発明の構成と先願発明の構成との対比関係を検討するに必要な根拠条文及び証拠が十分知らされており、審決に記載したような対比関係についても十分検討する機会が与えられていたのである。
したがって、対比関係が異なっていたとしても、根拠条文及び証拠が同一であり、理由も実質的に異ならない本件において、改めて拒絶理由を通知して意見を述べる機会を与えなければならない理由はないから、審決に特許法１５９条２項で準用する同法５０条に違反するところはない。
(2) 取消事由２について
先願発明も、モード選択信号が経由される入出力端子（入出力ポート１５上の端子）を、リセット期間終了後も通常の入出力端子として使用しているとした審決の認定に誤りはなく、取消事由２は理由がない。
〈１〉 まず、先願明細書に記載されたデータプロセッサのモード相互の関係は次のとおりである。すなわち、
先願明細書には、信号ＲＥＳＥＴを「０」として非稼働状態、「１」として稼働状態が選択できること、テスト・モード・フリップ・フロップをセットしてテスト・モード・リセットして通常動作モードが選択できること、テスト・モードに設定し、信号ＲＥＳＥＴを「１」とした後、信号ＴＥＳＴが「０」のときマスクＲＯＭダンプモード、さらに信号ＴＥＳＴを「１」として外部インストラクション印加のモードが選択できることが記載されている（甲第４号証第９欄１０行ないし第１１欄１１行）。すなわち、先願明細書には、信号ＲＥＳＥＴの状態をモード選択手段として用いて、非稼働状態、稼働状態のうちの１つを選択すること、及びテスト・モード・フリップ・フロップの状態をモード選択手段として用いてテスト・モード、通常動作モードのうちの１つのモードを選択することが明確に記載されているとともに、テスト・モード状態時に信号ＲＥＳＥＴを立ち上げた後、信号ＴＥＳＴの状態をモード選択手段として用いて、マスクＲＯＭダンプモードと外部インストラクション印加のモードとのうちの１つのモードを選択することが十分記載されている。このように、先願発明はそれぞれ異なる独立したモード選択手段を３種類有している。
次に、これら３種類のモード選択手段でモードを選択する過程は次のとおりである。すなわち、
稼働状態は、テスト・モードと通常動作モードに展開され、さらにテスト・モードは、マスクＲＯＭダンプモードと外部インストラクション印加のモードに展開される。そして、信号ＲＥＳＥＴの状態をモード選択手段として用いた場合、非稼働状態、稼働状態のうちの１つしか選択することができず（第１ステップ）、テスト・モード・フリップ・フロップの状態をモード選択手段として用いた場合は、テスト・モード、通常動作モードのうちの１つのモードしか選択することができず（第２ステップ）、またテスト・モード状態時に信号ＲＥＳＥＴを立ち上げた後の、信号ＴＥＳＴの状態をモード選択手段として用いた場合は、マスクＲＯＭダンプモード、外部インストラクション印加のモードのうちの１つのモードしか選択することができない（第３ステップ）。
ここで、信号ＴＥＳＴに着目してみると、信号ＴＥＳＴはテスト・モード・フリップ・フロップの状態を定めて第２ステップのモードのいずれか１つを選択する信号であるとともに、第３ステップのモードのいずれか１つを選択する信号であるゆら、信号ＴＥＳＴを印加する入出力ポートは、第２ステップのモードを選択するための専用端子ではなく、兼用して使用されているため、余分なパッケージピンを必要としないのである。
一方、本願発明におけるモードは、本願明細書にはモードの種類について明確に記載されていないが、データプロセッサの状態は、リセット状態である非稼働状態と稼働状態に分けられるであろう（第１ステップ）。さらに、稼働状態のモードは複数の動作モードに分けられるものとする（第２ステップ）。
このように、本願発明ではモードは第２ステップまでしか展開されていないが、先願発明に係るデータプロセッサにおいては第３ステップまで展開されており、しかも本願発明の第１ステップ、第２ステップは、先願発明の第１ステップ、第２ステップにそれぞれ相当している。
したがって、本願発明と同一の発明が、先願明細書に記載されているか否かを判断するに当たっては、本願発明の第１ステップ及び第２ステップに関する構成と、先願明細書に記載された第１ステップ及び第２ステップに関する構成とを対比判断すればよいことになる。
〈２〉 次に、「通常の入出力端子として使用させる」の意味は次のとおりである。すなわち、
入出力端子とは、データプロセッサと外部との間で信号を授受するのに用いる端子のことであり、入出力端子は単に信号を入力あるいは出力するだけの機能しか持っておらず、入出力端子で信号を区別することはできないのであるから、入出力端子を通常の入出力端子として使用するということは、いかなる信号であれ、入出力端子に信号を入力することや、入出力端子から信号を出力するということなのであって、これら入出力端子の使用態様は一般的な意味の通常の使用となるわけである。すなわち、入出力端子のいろいろな使用態様、例えば入力専用端子、出力専用端子あるいは特定の専用端子として入出力端子を用いることは、すべて入出力端子を通常に使用していることなのである。
そうすると、本願発明の特許請求の範囲には入出力端子に関して、「リセット信号の印加時に入出力端子を経由して・・・モード選択信号を印加する」、「リセット期間終了後は・・・通常の入出力端子として使用させる」と記載されているにすぎないから、この記載はリセット期間に入出力端子に印加された信号に限って、第２ステップのモードの１つを選択するモード選択信号として取り扱うとともに、このように取り扱う使用態様を通常ではない入出力端子の使用としているものと解釈できる。すなわち、第１ステップのモード時においてリセット期間のみ入出力端子をモード選択信号を印加する端子として使用し、リセット期間終了後（第２ステップのモード時）はあらゆる信号の授受に用いる端子として使用する態様を、「通常の入出力端子として使用させる」として本願発明の特許請求の範囲では表現しているのであって、この特許請求の範囲の部分で、選択された第２のステップのモードにおける入出力端子の使用態様を特定しているのではないのである。
なお、リセット期間終了後である第２ステップのモード時に入出力端子を、あらゆる信号の授受に用いる端子として使用されるとした理由は次のとおりである。
本願発明における第２ステップのモードとはどのようなモードであるのかの説明、さらには第２ステップのモード時の入出力端子の使用態様についての説明は、何ら本願明細書ではなされていないが、いずれにしても、入出力端子は上記で述べたような使用態様の１つとして使用するほかなく、リセット期間終了後に入出力端子をどんな形にせよ使用することは、上記で述べたように通常の使用にほかならないのであるから、本願発明において第２ステップのモードの１つで入出力端子を使用するときは、通常の入出力端子の使用、つまりあらゆる信号の授受に用いる端子として使用することになるわけである。
〈３〉 そこで、先願発明において、リセット期間終了後、入出力ポートの端子を通常の入出力端子として使用しているか否かにつき検討する。
先願発明において、リセット期間終了後とは第２ステップのモードに設定された後であるから、通常動作モードあるいはテスト・モードに設定されたときである。通常動作モードに設定されたときは、入出力ポートは通常の入出力端子として使用されるのであって、この場合の入出力ポートの端子は兼用されているから、余分なパッケージピンを必要としないことは当然のことである。また、テスト・モードに設定されたときは、先願明細書に記載されたマスクＲＯＭダンプモードにおいて、入出力ポートの端子を外部インストラクション印加のモードとの切換えに用いているが、この切換えは第３ステップのモードの切換えであって、第２ステップのモードを選択することを目的とする使用態様ではなく、リセット期間中の使用態様でもないから、このような使用態様を通常ではない入出力端子の使用態様とすることはできない。そして、このような使用態様は入出力端子を、入力専用端子あるいは特定の専用端子として使用しているにすぎないから、マスクＲＯＭダンプモードにおける入出力ポートの使用態様は通常の入出力端子としての使用態様にほかならない。
このように、先願発明は、リセット期間終了後、入出力ポートの端子を通常の入出力端子として使用しているのである。
なお、先願明細書には信号ＴＥＳＴのみを印加する信号ＴＥＳＴ端子が設けられていることは記載されておらず、先願明細書には「信号ＴＥＳＴは例えば入出力ポート１５上に存在する１つまたは複数の任意の端子に信号を与えることによってワンチップ・マイクロ・コンピュータ内でつくられる。」（甲第４号証第９欄１６行ないし１９行）と記載されているだけであるから、信号ＴＥＳＴを固定的に論理「１」とするのに入出力ポート上の端子の論理を固定する必要はなく、ワンチップ・マイクロ・コンピュータ内で信号ＴＥＳＴを論理「１」に固定すればよいのであり、さらに上記のように信号ＴＥＳＴを印加する入出力ポートの端子は兼用されていることを考慮すれば、該端子を（第２ステップの）モード選択信号専用端子と解釈することは到底できないから、先願発明は信号ＴＥＳＴ端子を通常の入出力端子として使用することを予定していなく、信号ＴＥＳＴ端子はモード専用端子と解すべきである旨の原告の主張は誤りである。
〈４〉 審決において、リセット期間終了後は信号ＴＥＳＴの論理レベルは「０」でも「１」でもよいとした理由は、第１にリセット期間終了後は信号ＴＥＳＴの論理レベルにかかわらず第２ステップのモードが変化しないことであり、第２に本願発明と同一の発明が先願明細書に記載されているか否か対比検討するには、本願発明のモードが第３ステップまで展開されていることが明らかでないことから、第２ステップまでのモードにつき対比検討すればよいからである。この点につきさらに説明すると、先願発明において、第２ステップのモードとして通常動作モードあるいはテスト・モードのうちのいずれのモードが選択されても、リセット期間終了後はノア回路１９－１、ノア回路１９－２は閉じてしまうので、入出力ポート１５上の端子に加える信号のレベルはいかようであっても、テスト・モード・フリップ・フロップ１７の状態は変化せず、選択されたモードは維持されるのである。したがって、信号ＴＥＳＴの論理レベルは「０」でも、「１」でもよいのである。
また、本願明細書には第２ステップのモードまで展開されることは記載されているものの、第３ステップのモードに展開されることは記載されておらず、たとえ展開されているとしても入出力端子をいかに使用して第３ステップのモードを選択しているのか記載されていないのであるから、先願発明のＲＯＭダンプモード時の入出力ポートの使用態様と対比すべき本願発明の入出力端子の使用態様が明らかでなく、両者を対比することができないのである。
したがって、本願発明と同一の発明が先願明細書に記載されているか否かを対比判断するに当たっては、第２ステップのモードまでしか対比できないのであるから、リセット期間終了後の信号ＴＥＳＴの論理レベルは「０」でも「１」でもよいのである。
(3) 取消事由３について
〈１〉 本願発明の特許請求の範囲には、「リセット信号の印加時に・・・ストレージ回路４に前記モード選択信号を印加する」、「データプロセッサは、リセット期間終了後はモード選択回路２０２からのモード選択信号により選択されるモードにて・・・使用させる」と記載されているところからみて、本願発明における動作モード不変とは、モード選択回路２０２からのモード選択信号により選択されるモードが不変であるということである。そして、この選択されたモードが第２ステップのモードであることは明らかである。
前記のように、本願発明の第２ステップは先願発明における第２ステップに相当する。そして、先願発明における第２ステップのモードとは、通常動作モードとテスト・モードであり、この２つのモードを選択しているのは、テスト・モード・フリップ・フロップである。このテスト・モード・フリップ・フロップはリセット期間終了後はその状態を変えることができないから、テスト・モード・フリップ・フロップで選択された通常動作モードあるいはテスト・モードは、リセット期間終了後はそのモードを変えることができないこととなる。
このように、先願発明はリセット期間終了後において動作モード不変であるから、モード変更される旨の原告の主張は理由がなく、これを前提とする取消事由(3)〈１〉は理由がない。
〈２〉 先願明細書及び図面の記載からみて、テスト・モード・フリップ・フロップ１７は信号ＴＥＳＴによりその状態が定められて、テスト・モードあるいは通常動作モードのいずれか１つのモードの選択をしており、リセット信号ＲＥＳＥＴが論理「１」となったときはノア回路１９－１、１９－２が閉じられるので、テスト・モード・フリップ・フロップ１７はその状態を変えることができないこと（甲第４号証第２図）、及びリセット信号ＲＥＳＥＴが論理「１」のとき信号ＴＥＳＴの状態に応じてＲＯＭダンプモードあるいは外部インストラクション印加のモードのいずれか１つのモードが選択されるものであること（同号証第３図）からすると、先願発明においては、信号ＴＥＳＴを第２ステップと第３ステップのモードを選択する信号として兼用して（選択する信号を印加する入出力端子も兼用することになる）いるのであり、信号ＴＥＳＴを直接制御部１６に入力するのは、第３ステップであるＲＯＭダンプモードあるいは外部インストラクション印加のモードのいずれかを選択するためであることは明らかである。
そうすると、先願発明は、テスト・モード・フリップ・フロップ１７にストアされない信号ＴＥＳＴを直接に制御部１６に入力して、モード選択信号として用いる点で本願発明と相違している旨の原告の主張は、本願発明と先願発明との比較を、先願明細書にのみ記載された第３ステップに展開する手段に言及して行った上で、本願発明では第３ステップに展開する手段を有していない点で相違していると主張していることになる。
しかし、本願発明と先願発明との同一性につき論ずるのであるならば、本願発明において展開されていることが明らかな第２ステップのモードまでにつき比較することによって、両者の同一性について論ずべきであって、本願発明においては比較すべき対象が明らかでない第３ステップ及び第３ステップに展開する手段につき論及することは意味のないことであって、取消事由(3)〈２〉は理由がない。
第４ 証拠
証拠関係は、本件記録中の書証目録記載のとおりである。
理由
１ 請求原因１ないし３の事実は当事者間に争いがない。
２ 本願発明の概要
成立に争いのない甲第２号証（本願公告公報）によれば、次の事実が認められる。
データプロセッサを種々応用するには、その入出力回路を柔軟にしてあらゆる用途に適するようにプログラムしなければならず、従来例としては、処理中にＩＣメタル接続を変更する複数個のマスクオプションを使用して、特定のメタルマスクによりＩＣデータプロセッサを所望の構成とするものがあった。しかし、この従来例は、各オプションが別々のＩＣとなるため、製造、試験、管理などの面でコスト高となるという難点があった。他の従来例は、プログラムのソフトウエアプログラマブルとし、プログラムメモリ中に命令をストアし、この命令を実行することによって当該データプロセッサの入出力回路を所望の構成とするものであるが、この手法は、プログラムメモリの所要ストレージロケーション数を増加させるという欠点がある。第３の従来例は、入出力回路構成用のプログラム選択入力部を分離して設けることにより、動作モードをハードウエア・プログラムするものであるが、この方法も、ＩＣ回路に動作モード決定用の余分なパッヶージピンを必要とする点でコスト高となるものである。
本願発明は、マスクオプションも、余分なソフトウエアも、余分なＩＣパッケージピンも必要としない、データプロセッサ用動作モード選択回路を提供すること、データプロセッサがパワーアップ又はリスタートされたときにデータプロセッサの動作モードを選択する回路を提供することを技術課題として、本願発明の要旨のとおりの構成を採用したものである。
３ 取消事由に対する判断
(1) 取消事由１について
〈１〉 当事者間に争いのない請求の原因１の事実、ならびに前掲甲第２号証、成立に争いのない甲第号３証（手続補正書）、第８号証（特許異議申立補充書）及び第９号証（特許異議答弁書）によれば、富士通株式会社は、本件審判請求後になされた本願についての出願公告に対して特許異議を申し立て、特許異議申立補充書を提出して、本願発明は先願発明と同一であることを理由に、本願発明は特許法２９条の２の規定により拒絶されるべきである旨主張し、先願明細書と内容同一の特開昭５４－１６１８６０号公報（甲第４号証）の写しを提出したこと、原告は、富士通株式会社の特許異議申立書及び特許異議申立補充書の各副本と上記公報の写しの送達を受けて、手続補正書を提出するとともに、本願発明と先願発明とは同一でないことを主張する特許異議答弁書を提出したこと、審判官は、本件拒絶審決をするに先立ち、原告に対し拒絶理由を通知しなかったことが認められる。
ところで、拒絶査定不服審判の請求後に特許異議が申し立てられ、審判官が特許異議申立ての理由と同じ理由及び証拠により特許出願を拒絶すべきものと判断した場合において、その理由について審判官により拒絶理由として通知されていないときであっても、特許異議申立ての理由が記載された書面の副本が特許出願人に送達されている場合には、特許出願人は意見書を提出して意見を述べ、願書添付の明細書又は図面を補正することもできるのであるから、審判官は、特許出願人に対し改めて拒絶理由を通知する必要はないものと解するのが相当であるところ、原告は、特許異議申立ての理由と審決の理由とが実質的に異なっている旨主張するので、この点について検討する。（なお、特許異議申立て及び審決において、本願発明は特許を受けることができないとした根拠条文及び引用した証拠が同じであることは、当事者間に争いがない。）
〈２〉 特許異議申立補充書（甲第８号証）には、本願発明の「モード選択信号発生器１００」は先願発明の「ノア回路１９－１、１９－２」に相当する旨記載されているところ、原告は、審決の理由では上記「モード選択信号発生器１００」は先願発明の「テストモード制御部１６」に相当するものとして対比されている旨主張する。
しかしながら、審決は、「本願発明の『モード選択信号発生器により選択された複数のモードのうちの１つのモードにて動作可能なデータプロセッサは、先願明細書に、テストモード制御部により、稼働状態のモードとテスト・モードのうちの１つのモードにて動作可能なワンチップ・マイクロ・コンピュータとして記載されており、」と説示しているように、本願発明の「データプロセッサ」が先願発明の「ワンチップ・マイクロ・コンピュータ」に相当するものとして対比するに当たり、本願発明の「モード選択信号発生器」と先願発明の「テスト・モード制御部」とを持ち出しているだけで、必ずしも「モード選択信号発生器」と「テスト・モード制御部」を直接対比したものでない。審決は、本願発明の「モード選択信号発生器」が先願発明のどの部材に相当するかを明示的には摘示していないが、「本願発明の『モード選択信号発生器は、リセット端子に印加されるリセット信号の印加時に入出力端子を経由してストレージ回路にモード選択信号を印加する』ことは、先願明細書に、信号ＴＥＳＴは入出力ポート１５上に存在する１つまたは複数個の任意の端子に信号を与えることによってワンチップ・マイクロ・コンピュータ内でつくられること、・・・として記載されており、」と認定し、また、先願発明における信号ＴＥＳＴをモード選択信号と同義であると認定していることからすると、審決が、本願発明の「モード選択信号発生器」を先願発明の「テスト・モード制御部」に相当するものとして対比しているとは認められない。審決の上記認定によれば、審決は、先願発明においては「ノア回路１９－１、１９－２」への入力信号である信号ＴＥＳＴからモード選択信号が発生するものと把握しているものと認められるから、本願発明の「モード選択信号発生器」に関して、先願発明の「ノア回路１９－１、１９－２」に相当するとした特許異議申立ての理由とは相違していることになるが、この程度の相違は当業者であれば予測し得る範囲内のことというべきであって、原告に意見開陳の機会を与えるべく拒絶理由通知を必要とする程度の相違であるとまでは認められない。
〈３〉 本願発明の「リセット回路１０６」について、特許異議申立補充書には、「『ＲＥＳＥＴはリセット信号であって論理「０」のときワンチップ・マイクロ・コンピュータ１がリセット状態に置かれるもの』との記載より、甲第１号証（注 本訴の甲第４号証）第１、２図のマイクロプロセッサが本発明の『リセット回路』に相当する回路を具備することは明らかである。」と記載されている。一方、審決の理由では、「本願発明の「リセット端子に印加されたリセット信号に応答してデータプロセッサをリセットするリセット回路』は、先願明細書に、ワンチップ・マイクロ・コジピュータをリセット状態におくリセット信号端子、及び信号ＲＥＳＥＴが論理「０」にある間、ワンチップ・マイクロ・コンピュータが非稼働状態にあることとして記載されており、」と認定している。
このように、特許異議申立ての理由では先願発明のワンチップ・マイクロ・コンピュータは本願発明のリセット回路に相当する回路を具備していると主張しているだけであるが、このような主張があり、また引用された証拠をみれば、当業者において、先願発明のワンチップ・マイクロ・コンピュータが本願発明のリセット回路に相当する回路を具備していると理解することは容易になし得ることというべきであって、審決が上記のような認定をするについて拒絶理由通知をもって明らかにしておく必要があるものとは認められない。
次に、審決は、本願発明における「モード選択信号発生器は、リセット端子に印加されるリセット信号の印加時に入出力端子を経由してストレージ回路にモード選択信号を印加する」こと、及び「ストレージ回路は、リセット信号に応答してモード選択信号をストアする」ことは、審決の理由に摘示のとおり、先願明細書に記載されているとしている。
ところで、特許異議申立補充書には、「甲第１号証第２図のテスト・モード・フリップフロップ１７は本発明の『ストレージ回路』に相当し、・・・同証のノア回路１９－１、１９－２は本発明の『モード選択信号発生器』に相当している。即ち甲第１号証第２図において、リセット信号ＲＥＳＥＴを論理「０」（リセット状態）として信号ＴＥＳＴを論理「０」とすると、テスト・モード・フリップフロップ１７がセットされて、」と記載されていることからも明らかなように、特許異議申立ての理由では、本願発明の「モード選択信号発生器」及び「ストレージ回路」について、それぞれ先願発明の「ノア回路１９－１、１９－２」及び「テスト・モード・フリップ・フロップ１７」と対比し、それらの機能についても主張しているのであって、これらの点の対比関係が審決における上記対比関係と実質的に相違しているとは認められない。
〈４〉 特許異議申立補充書には、「甲第１号証第３頁下段左欄第１４行～第１９行には、『一方信号ＴＥＳＴは例えば入出力ポート１５上に存在する１つまたは複数個の任意の端子に信号を与えることによってワンチップ・マイクロ・コンピュータ内でつくられる』と記載されている。即ち同証第２図において動作モードを指定する信号ＴＥＳＴは通常の入出力端子を介して入力されており、且つこの入出力端子はリセット期間終了後は本発明の如く通常の『入力端子』として使用しうることは明らかである。」と記載されており、特許異議申立ての理由では、本願発明と先願発明との相違点（先願発明における入出力ポート１５上の端子がリセット期間終了後に通常の入出力端子として使用されているか否かという点）を取り上げ、その点について上記のとおりの主張をしているのであるから、本願発明と先願発明とが同一であるとの結論を得るについて、特許異議申立ての理由と審決の理由とが実質的に相違しているものとは認められない。
〈５〉 以上のとおり、特許異議申立て及び審決において、本願発明は特許を受けることができないとした根拠条文及び引用した証拠は同じであり、特許異議申立ての理由と審決の理由との間に原告主張の実質的な相違もないから、審判官が、本件拒絶審決をするにつき、原告に対し拒絶理由を通知しなかったことが、特許法１５９条２項により準用される同法５０条に違反するということはできない。
したがって、取消事由１は理由がない。
(2) 取消事由２について
〈１〉 審決の理由の要点(2)、(3)〈２〉、〈３〉、及びモード選択信号が経由される入出力端子に関して、本願発明はリセット期間終了後は通常の入出力端子として使用させるのに対し、先願明細書には入出力ポート１５上の端子がリセット期間終了後に通常の端子として使用されることが明記されていない点で相違していること、本願発明の発明者が先願発明の発明者と同一ではなく、また、本願出願時において、その出願人が先願発明の出願人と同一でないことは、当事者間に争いがない。
そこで、先願発明も、モード選択信号が経由される入出力端子を、リセット期間終了後は通常の入出力端子として使用しているか否かについて検討する。
〈２〉 まず、本願特許請求の範囲に記載の、入出力端子を「通常の入出力端子として使用させる」の技術的意味について検討する。
本願明細書には、入出力端子を「通常の入出力端子として使用させる」の技術的意味について直接明示する記載はないが、本願発明の特許請求の範囲中の「リセット信号の印加時に入出力端子６を経由して前記ストレージ回路４に前記モード選択信号を印加する」、「リセット期間終了後はモード選択回路２０２からのモード選択信号により選択されるモードにて、前記入出力端子６を通常の入出力端子として使用させる」との各記載、ならびに本願明細書の発明の詳細な説明における「第３の従来例は、・・・この方法も、ＩＣ回路に動作モード決定用の余分なパッケージピンを必要とする点でやはりコスト高となる。本発明は、・・・余分なＩＣパッケージピンも必要としない、データプロセッサ用動作モード選択回路を提供するものである。」との従来例の欠点及び本願発明の目的に関する記載によれば、リセット期間終了後において、入出力端子を「通常の入出力端子として使用させる」とは、モード選択信号の入出力端子としてではなく、選択されたモードにおけるデータ信号の入出力端子として使用することを意味するものと認めるのが相当である。
被告は、本願発明の特許請求の範囲に記載の「通常の入出力端子として使用させる」について、リセット期間終了後はあらゆる信号の授受に用いる端子として使用する態様を、「通常の入出力端子として使用させる」として本願発明の特許請求の範囲では表現しているのであって、特許請求の範囲の部分で、選択された第２ステップのモードにおける入出力端子の使用態様を特定しているのではない旨主張している。
しかしながら、上記「リセット期間終了後はモード選択回路２０２からのモード選択信号により選択されるモードにて、前記入出力端子６を通常の入出力端子として使用させる」との記載を、「リセット信号の印加時に入出力端子６を経由して前記ストレージ回路４に前記モード選択信号を印加する」との記載と対比すると、リセット期間終了後における入出力端子の使用態様を、被告がいうような入出力端子の一般的な使用態様としてではなく、特定したものとして規定しているものと認めるのが相当であること、本願発明に係るデータプロセッサの本来の使用目的はデータの処理であるから、モード選択信号の入出力端子として用いる場合も含めて「通常の入出力端子として使用させる」と規定するとは考えられないこと、上記「リセット信号の印加時に入出力端子６を経由して・・・モード選択信号を印加する」、「リセット期間終了後は・・・入出力端子６を通常の入出力端子として使用させる」との記載から、被告がいうように、第１ステップのモード時においてリセット期間のみ入出力端子をモード選択信号を印加する端子として使用する態様を、通常ではない入出力端子の使用としているものと解釈できるとしても、そのことから、リセット期間終了後の「通常の入出力端子として使用させる」ことが、あらゆる信号の授受に用いる端子として使用する態様を意味するものとはいえないことからすると、被告の上記主張は採用できない。
〈３〉 ところで、先願明細書に「ＲＥＳＥＴはリセット信号であって論理「０」のときワンチップ・マイクロ・コンピュータ１がリセット状態に置かれるもの、ＴＥＳＴはテスト信号であって信号ＲＥＳＥＴが論理「０」の状態にあるもとで論理「０」とされるときワンチップ・マイクロ・コンピュータ１がテスト・モードに置かれるものを表わしている」、「ワンチップ・マイクロ・コンピュータ１が稼動状態にある場合、上記リセット信号ＲＥＳＥＴは論理「１」にセットされる。・・・フリップ・プロップ１７がセットされたままの状態で信号ＴＥＳＴが論理「１」にされることなく信号ＲＥＳＥＴが論理「１」とされるとき、第２図図示のテスト・モード制御部１６はマスクＲＯＭダンプのモードに置かれる。・・・マスクＲＯＭダンプのモードにした後に信号ＴＥＳＴが論理「１」にされるとき、第２図図示のテスト・モード制御部１６は外部インストラクション印加のモードに置かれる。」、及び「また上記第３図(A)や(B)図示のテスト・モード状態をクリヤする場合、第３図(C)図示の如く信号ＲＥＳＥＴを一旦論理「０」におき、この間に信号ＴＥＳＴが論理「１」の状態をつくり、次いで信号ＴＥＳＴが論理「１」の状態のままで信号ＲＥＳＥＴを論理「１」にするようにする。このようにすることによって、第２図図示のノア回路１９－２が論理「１」を発し、フリップ・フロップ１７をリセットする」と記載されていることは当事者間に争いがない。
上記記載によれば、先願発明では、本願発明のリセット信号印加時に相当する信号ＲＥＳＥＴが論理「０」の状態で、テスト・モード・フリップ・フロップ１７がセットされるとテスト・モードとなり、リセットされるとテスト・モードが解除され、テスト・モード以外のモード、すなわち通常の動作モードになるものであり、本願発明のリセット期間終了後に相当する信号ＲＥＳＥＴが論理「１」の状態においては、テスト・モード・フリップ・プロップ１７がセット状態であれば、テスト・モードであり、リセット状態では通常の動作モードに設定されることになるものと認められる。
〈４〉 そこで、リセット期間終了後、すなわち信号ＲＥＳＥＴが論理「１」の状態における、先願発明の信号ＴＥＳＴ入出力に使用されている入出力ポートの端子（入出力端子）の使用状態についてみると、前記のとおり、テスト・モード・フリップ・フロップ１７がセットされた状態か否かでテスト・モードかテスト・モード以外のモード、すなわち通常の動作モードのいずれかが設定されているわけであるから、テスト・モード・フリップ・プロップ１７がリセットされた状態、すなわち通常の動作モードでは、信号ＴＥＳＴ入出力に使用されていた入出力ポートの端子は、ワンチップ・マイクロ・コンピュータ内で信号ＴＥＳＴを論理「１」に固定する必要はあるものの、通常のデータ信号の入出力に使用することができるものと認められるから、この場合は、「通常の入出力端子として使用」しているということができる。しかしながら、テスト・モード・フリップ・プロップ１７がセットされた状態では、前記のとおり、信号ＴＥＳＴ入出力に使用されていた入出力ポートの端子は、さらにモード設定用端子として、すなわち、信号ＴＥＳＴが論理「０」のときは第１のテスト・モードであるマスクＲＯＭダンプのモード設定に使用され、論理「１」のときは第２のテスト・モードである外部インストラクションのモード設定に使用されるわけであるから、入出力ポートの端子をこのような状態で使用することを、前記〈２〉に述べた意味での「通常の入出力端子として使用」させているということはできない。
被告は、マスクＲＯＭダンプモードにおいて入出力ポートの端子を外部インストラクション印加のモードとの切換えに用いている点について、テスト・モード、通常動作モードのいずれかを選択することを目的とする使用態様ではなく、リセット期間中の使用態様でもないから、通常ではない入出力端子の使用態様とすることはできず、また、入力専用端子あるいは特定の専用端子として使用しているにすぎないから、通常の入出力端子としての使用である旨主張する。
しかし、マスクＲＯＭダンプモードから外部インストラクション印加のモードへの切換えはモード変更であって、このモード変更をもたらす信号はデータ信号ではなくモード選択信号であり、また、「通常の入出力端子として使用」するとは単に入力専用端子、出力専用端子あるいは特定の専用端子として入出力端子を用いることのすべてを指しているわけではないから、マスクＲＯＭダンプモードにおける入出力ポートの端子の使用態様を通常の入出力端子としての使用ということはできず、被告の主張は理由がない。
また、被告は、先願発明において、リセット期間終了後は信号ＴＥＳＴの論理レベルに関わらず第２ステップのモードが変更することはなく、また、本願発明と同一の発明が先願明細書に記載されているか否かを対比判断するに当たっては、第２ステップのモードまでしか対比できないのであるから、リセット期間終了後は信号ＴＥＳＴの論理レベルは「０」でも「１」でも良いとした審決の判断に誤りはない旨主張する。
しかし、ここで問題としていることは、先願発明も、モード選択信号が経由される入出力端子をリセット期間終了後も通常の入出力端子として使用しているか否かということであり、したがって、先願発明と同一の発明が先願明細書に記載されているか否かを対比検討するために第２ステップまでのモードについて対比すれば足りるということではないものというべきところ、前記のとおり、先願発明の入出力ポートの端子は、リセット期間終了後、テスト・モード・フリップ・フロップ１７がセットされた状態では信号ＴＥＳＴが論理「０」のときはマスクＲＯＭダンプのモード設定に使用され、論理「１」のときは外部インストラクションのモード設定に使用される、すなわち、信号テストが論理「０」から論理「１」に変化したときに、マスクＲＯＭダンプのモードから外部インストラクションのモードに変化するのであるから、リセット期間終了後は信号ＴＥＳＴの論理レベルは「０」でも「１」でも良いとした審決の判断は誤りであって、被告の上記主張は理由がない。
〈５〉 以上のとおりであるから、先願発明も、モード選択信号が経由される入出力端子を、リセット期間終了後は通常の入出力端子として使用しているものと認めることができるとした審決の認定は誤りであり、取消事由２は理由がある。
そして、この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、その余の取消事由について検討するまでもなく、審決は違法として取消しを免れない。
４ よって、原告の本訴請求は理由があるから認容し、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法７条、民事訴訟法８９条を適用して、主文のとおり判決する。
（裁判長裁判官 松野嘉貞 裁判官 濵崎浩一 裁判官 田中信義）
別紙図面１
〈省略〉
別紙図面２
〈省略〉